出版物对图书商标的使用行为 研究

马宁


近年来，图书名称、杂志名称与图书商标发生冲突的案例越来越多，其中社会影响较大的有新东方学校在其编写的英语图书上使用他人注册的GRE、TOEFL文字商标而引发的纠纷 、社会科学出版社在其出版的彼得兔系列图书上使用他人注册的彼得兔文字及图形组合商标而引发的纠纷，以及新近中国政法大学出版社在其“法律人系列丛书”上使用他人注册的“法律人”文字商标而招致的诉讼纠纷。这些案件的关键之处都是在于如何界定图书商标在出版物上的专有使用权范围。也就是说，在于确定哪些情况下在出版物上使用图书商标构成侵权，哪些情况则属于正当的合理使用。截至到目前，司法实践与理论对此均缺乏深入的分析，从而导致出版社面对此类纠纷往往无所适从。本文通过分析图书商品的特征、图书上使用注册商标的方式、商标的合理使用及相关法律的适用，希望能为出版界更好地了解这类法律纠纷提供一些帮助，在知识产权保护方面变被动为主动。
一．图书商标 获得注册所需的条件
图书商标，是指能够将一图书经营者的图书或图书服务与其他图书经营者的图书或图书服务区别开来，并可为视觉所感知的标记。我国《商标法》第9条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”。可见，图书商标不能过于描述性，如 “童话书”、“法律书”就会因不具备显著性而得到注册。而TOEFL这样本身不具有任何含义的词语具备较强的显著性，可以作为图书商标注册。
如果欲注册的商标中除含有描述商品特征的标志外，还含有其他部分，以致整个商标从整体上具有显著性特征，可以作为识别商品或服务的标志，那么这种商标也是可以得到注册的，只不过注册商标专用权人无权禁止他人正当使用其注册商标中非显著性的部分 。与那种完全臆造的标志相比，此类注册商标的显著性显然弱得多，受保护的力度也会有所下降。
二．出版物对图书商标的合理使用
我国《商标法实施条例》第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”这就是理论上所称的商标合理使用。根据该原则，如果出版物上使用注册的图书商标是为了对出版物内容、特点做描述性的使用，那么就应该算正当、合理使用。目前理论界和司法界比较一致的观点是，商标合理使用的一个重要前提是对商标的组成部分（文字或图形等）的使用并不是商标意义上的使用，即不是作为区分商品来源的符号使用，而是对商品或服务特点做叙述性或描述性的说明。从业已发生的商标侵权纠纷案来看，在出版物上使用图书商标被法院认定为合理使用的案例已有数起。比如，著名的美国ＥＴＳ考试中心诉新东方侵犯著作权商标权案中，一审法院认定新东方在图书封面上使突出用TOEFL字样构成对原告商标权的侵害，但二审法院认为新东方在在“TOEFL系列教材”、“ TOEFL听力磁带”上突出使用“TOEFL”字样，是在进行描述性或叙述性的使用，其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表现出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆，因此不属于侵犯原告注册商标专用权的行为。
该案的最终判决对我们深入理解出版物上使用图书商标的行为性质提供了有益的参考。首先，应正确看待书名中使用图书商标的方式，进行全面而非孤立的比对。比如，该案一审法院的错误在于：没有考虑到书名的完整性及其含义，而是局限于书名中的部分文字及读音、含义，因此所进行的比对是不全面的。其次，该案也说明，对图书商标的正当使用的性质不会仅仅因为将图书商标的文字进行突出使用而改变（该案中，新东方在涉嫌图书标题中对TOEFL字样进行了突出使用）。因为有时根据美感的需要，在图书的装帧设计上会对某些字体做变形处理来强化图书给人的整体视觉印象，而图书标题的含义和作用不会因此发生改变，这其实是出版行业的惯常做法之一。可见，不能将出版物上是否对注册商标进行突出使用作为判断是否构成商标侵权的唯一标准，而应结合具体的使用情形进行全面考虑。再次，即使是显著性很强的图书商标（如TOEFL作为一个臆造性词汇，其本身不具有任何含义，因此作为商标就具有很强的区分商品来源的功能），也无法阻止其在出版物上的正当使用。对于显著性比较弱的图书商标而言，还会进一步受到在词语原先意义上使用的限制。
三．出版物上使用图书商标的方式及法律分析
目前，出版物上对图书商标的使用最易引起纠纷的有两种方式。一是在单册图书标题中使用图书商标；二是在丛书名称中使用图书商标；下面笔者选取新近发生的“法律人”图书商标侵权纠纷案为例来进行分析。
（一）案情简介
2003年4月，原告将“法律人”三个字进行了商标注册（为出版物商标），注册有效期从2003年4月28日至2013年4月27日止。2003年11月中国政法大学出版社出版了《法律人丛书——罗马私法导论》，2005年4月出版了《法律人丛书———法律人之治》。原告认为，被告未经其允许将“法律人”三个字作为丛书的名称置于书籍的显著位置，侵犯了其注册商标专用权。 涉案图书的封面如下：

（二）在单册图书标题中使用“法律人”是否构成侵权
从有关图书的封面可以看出，《法律人之治——法律职业的中国思考》一书的图书标题中使用了“法律人”文字，如何看待这种使用？笔者认为，此种使用属于对图书主题、内容的描述性使用，属于合理使用。理由如下：
从“法律人”这一商标的文字构成来看，其是由“法律”和“人”两个通用词汇组合而成。在作为商标注册之前，该词语在相关法律文献中已被大量使用过。相对文化人、经纪人、演艺人等而言，“法律人”是指从事法律工作的人，包括立法、司法、执法、法律服务等部门和行业的工作人员。广义的法律人还包括从事法学教育、法律研究以及有志从事法律职业的人（可称之为预备法律人）。也就是说，“法律人”代表的是一个职业共同体，是某一个职业圈内的人的统称。“法律人”词语本身的这一固有含义虽然被圈内人士所熟知并被大量使用，但尚不是法律类图书的通用词汇，因此可以作为图书商标进行注册，只不过它的显著性不强而已。
从涉案图书的名称来看，《法律人之治——法律职业的中国思考》中的“法律人” 是在其原先固有含义（即对法律职业共同体的称呼）层面的使用，而非作为区别商品来源的符号使用。况且，“法律人”是书名中的一个组成部分，因此不应将其单独拿出来与涉案商标比对。“法律人之治——法律职业的中国思考”是对图书主题的抽象概括和说明，根本不会导致消费者的混淆，其使用“法律人”文字属于商标的合理使用。
类似的例子还有以下几种（见图）。

（三）在丛书名称中使用“法律人”是否构成侵权
根据案情简介部分的图片，涉案丛书的名称为“法律人丛书”，但每本单册书又有自己的标题。那么，应如何看待一本书上的两个标题呢？实际上，两个标题的功能是不同的。单册图书的标题是具体、直接反映每本书的主题思想内容的，而丛书标题的作用则是反映整套丛书特点（比如丛书编写的主旨）的，其相当于一根线将各单册图书有机地连接起来，作为一个整体向读者介绍。可见，各单册图书的标题具有相对的独立性，但又与丛书的名称有着某种逻辑意义上的联系。
那么，丛书名中使用 “法律人”是否构成商标侵权呢？原告认为，“法律人丛书”置于图书标题上方的显著位置，而且醒目的存在，足以起到标记商品来源的作用，因而是商标化使用。笔者对此持不同态度。实际上，“法律人丛书”在此是作为商品的名称来使用的。 本案中，作为商标使用的应该是“法律人”，而被告出版社的 “法律人丛书”是一套针对法律人这个职业共同体编写的丛书，这可以结合丛书编写的背景和序言部分得到印证。可见，“法律人丛书”在这里不是作为商标来使用的，而是作为一个商品的名称存在的。那么，就不能依据我国《商标法》第五十二条第（一）项的规定，即“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”来判断侵权，因为该条的适用前提之一是被告使用的也是商标。
判断商品名称是否侵犯了商标专用权，法律依据应该是《商标法实施条例》第50条第（一）款，即“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称┉使用，误导公众的”。根据这一规定，是否误导公众，是认定是否属于商标侵权的必备条件之一。
那么，本案中被告使用“法律人丛书”作为商品名称是否可能导致公众将其与原告的“法律人”商标相混淆呢？笔者认为，需要从两个方面进行考察。
首先，图书商标的显著性和知名度。所使用的图书商标，如果作为商标显著性较强，知名度较高，则一般情况下，相关公众混淆、误认的可能性较大；如果是常用词汇，则显著性较差，很难在相关公众的意识中建立起该词汇与商品来源之间独一无二的联系。如前所述，“法律人”文字本身就具有很强的固有含义，这就弱化了其作为图书商标的显著性。此外，商标权人亦没有通过大量的宣传和使用而使“法律人”与其商品来源提供者之间建立更为特定的联系。所以，“法律人”作为商标的标识功能很难得到实现，相关公众不会仅凭该词汇就将使用该商标文字的商品与商标权人联系起来。
其次，相关公众在选择此类商品或服务时的注意程度。消费者在购买图书时一般不会仅凭对某商标的印象来选择图书。由于图书的文化属性，图书消费者事先会对图书的内容做简要了解，如果符合自己的需求，才会进行购买。况且，图书上的标识是多重的，还包括出版社，作者，消费者在购买图书时同样不会忽略这些因素的识别作用。可见，图书消费者购买图书时所施加的注意力要大于对一般商品的注意力，这种因素同样会减小公众误认的可能性。
综上，本案被告将“法律人丛书”作为商品名称不会误导公众将其与原告的“法律人”注册商标混淆，因此不构成商标侵权。
四. 结论及建议
结合上面的案例分析，在判断出版物上使用他人注册商标是否构成商标侵权时，应遵循以下几个原则。
（一） 首先要明确出版物上使用他人注册商标的方式
使用方式不同，判断标准也不同。如果是作为商标使用，那么，就要判断两商标是否构成相同或近似。如果相同或近似，那么一般情况下可以推定存在混淆的可能性，从而构成商标侵权；如果是作为商品名称来使用，那么就要根据案情围绕是否会“误导公众”这个基准点来判断是否属于商标侵权。假如不会造成“误导公众”的结果，那么不管两个标志多么相似甚至相同，也不构成商标侵权；如果是对出版物内容、特点的叙述性描述，那么就属于对商标的合理使用。
（二） 在判断两个标志是否近似或者是否会造成“误导公众”的结果时，要考虑注册商标的显著性和知名度
商标的显著性越弱，知名度越低，其识别作用越差，消费者越不可能将其与商品或服务提供者联系起来。如果将一个区别特征不强的常用词汇注册为出版物商标，对该商标的保护应该严格限定在他人不得单独或突出地在相同或近似的商品上使用该商标名称的范围内。这主要是考虑到出版物年新品种有数十万种，而出版物标题往往比较短小精辟，如果对由使用频率较高的词汇构成的图书商标赋予过度的专用权保护，不仅会不合理地抑制出版业的繁荣，而且不利于营造公平竞争的市场环境。
（三） 在判断两个标志是否近似或者是否会造成“误导公众”的结果时，还应该意识到消费者选购图书（包括杂志等出版物，下同）时施加的注意力要大于对一般商品的注意力
图书的商品属性主要体现在文化性上，而一般商品的属性主要体现在使用功能上。这种属性上的差别会影响到消费者的购买习惯。一般消费者购买图书前要对书的内容、作者等进行多方面的了解，图书商标只是消费者考虑的一个因素，书的内容是否符合其需求、作者名气大小对于是否购买同样非常重要。而左右消费者购买一般商品的因素较单一，使用价值是主导因素。可见，商品属性的不同决定了消费者购买习惯的不同，而购买习惯的不同主要反映在购买时施加的注意力大小不同上。这种注意力上的区别会影响到消费者区分两个商标是否近似的能力或是否可能产生误认的可能性。
结合已发生的图书商标纠纷和前文的分析，笔者拟对出版界的商标策略提出以下建议，仅供参考。
1、 重视对注册商标的选定。选取显著性较强的商标有助于维护商标权的稳定性，可以减少潜在侵权人的合理使用抗辩。如果选取有固有含义的词作为商标，就可能受到在词语固有含义层面上的抗辩。文字图形组合商标往往比单一的文字商标更具显著性，因此，可以选取组合商标来克服文字商标具有固有含义的缺点。
2、 重视对注册商标的宣传和使用。自身显著性再强的商标，如果不投入商业使用，不在公众中建立一定的影响，也会影响到其作为商标应有的功能——即区分商品或服务来源的功能。反之，如果自身显著性较弱的商标，可以通过后续的宣传和使用来增强其显著性，强化其在公众心目中与商品或服务来源之间的特定关系。可以根据《商标法实施条例》的规定，在图书商标右上角或右下角标注注册标记：®。这样可以向他人清楚地表明自己是商标权人，在今后可能的诉讼中作为证明他人在主观存在故意的证据之一。
3、 积极寻求反不正当竞争法的保护。有的时候，虽然存在他人搭自己图书商标便车的现象，但可能尚不构成商标侵权（显著性较弱的图书商标尤为如此）。这时可以利用反不正当竞争法中的“诚实信用”原则 来维护自己的权利。此外，对于某些生命周期较长的系列图书，还可以在建立一定的声誉后，寻求认定为“知名商品”，这样还可以获得反不正当竞争法第五条对知名商品的特殊保护 。
目前，图书商标的注册历史还不长，有关司法判决也很有限，如何有效利用图书商标来规范、保护出版物，同时又不过分损害社会公共利益，维护文化市场百花齐放、百花争鸣，是一个需要司法实务和理论界共同深入探讨的话题。

（作者单位：上海电视大学）
联系方式：138,1779,7199（马宁），patrick_maning @yahoo.com.cn

浙江省国有资产监督管理委员会


关于印发《省属国有企业相互担保管理办法（试行）》的通知

浙国资发〔2008〕8号


　　各省属企业，委直属各单位：

　　为进一步规范省属国有企业之间的相互担保行为，切实防范经营风险，我委制定了《省属国有企业相互担保管理办法（试行）》。现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

　　二○○八年十月八日

省属国有企业相互担保管理办法（试行）

　　第一条 为进一步规范省属国有企业担保行为，切实防范省属国有企业的经营风险，根据《中华人民共和国担保法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及其他有关法律、法规，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）履行出资人职责的企业、直属企业（以下统称“省属企业”）之间的相互担保行为,包括省属企业集团公司（指省属企业集团公司本级）之间相互担保、省属企业集团公司与其他省属企业子公司（指全资和控股子公司，下同）之间的相互担保。

　　第三条 本办法规定的相互担保，是指省属企业之间相互以第三人身份为对方提供保证（含银行开立信用证和银行承兑汇票、保函等）、抵押或质押等形式的担保的行为，不包括“留置”、“定金”等经济担保形式。

　　第四条 省属企业之间的担保业务应当坚持以下原则：

　　（一）审慎和风险控制原则。省属企业应根据相互担保双方的资产规模、行业特性、偿债能力、企业风险、授信额度和融资能力等因素，综合考虑确定合理的相互担保额度。

　　（二）自愿、公平、诚实信用原则。在相互担保双方自愿协商的基础上，省属企业对所提供与担保有关资料的真实性、完整性、准确性负责。

　　（三）成本控制原则。省属企业之间的担保原则上采取无偿等额相互担保。对个别风险较大的担保项目，经双方协商同意，可以采取支付担保费、要求提供反担保等措施。

　　（四）风险对等原则。省属企业相互担保涉及产权多元化企业时，应按股权比例提供担保，并承担相应的责任。

　　（五）逐级担保、分级管理的原则。省属企业之间的相互担保行为，原则上是指省属企业集团公司之间的相互担保行为。省属企业子公司如需其他省属企业为其提供担保的，应经双方集团公司董事会批准。

　　（六）依法担保、规范运作的原则。省属企业之间的相互担保，应按照有关法律、法规和本办法的规定，履行必要的报批、备案等程序，确保规范运作。

　　第五条 省属企业之间相互担保的项目应符合下列条件：

　　（一）符合国家和省有关产业政策的要求；

　　（二）符合省属国有经济布局战略性调整要求；

　　（三）符合双方企业发展战略要求；

　　（四）符合有关环境保护政策的要求；

　　（五）不属于高风险投资项目（包括任何形式的委托理财、投资股票、期货、期权等）。

　　第六条 省属企业之间的相互担保由省属企业集团公司董事会作出书面决议批准。

　　第七条 省属企业集团公司应指定相应的职能部门专门负责担保业务，包括接受申请、担保审查、材料核实、办理合同、后续管理等。

　　第八条 省属企业之间相互担保行为应按照以下程序进行：

　　（一）由省属企业集团公司根据资产规模、行业特性、偿债能力等因素在省属企业范围内自主选择1-3家作为相互担保单位。根据双方意向，经各自履行有关调查论证程序后，由集团公司职能部门草拟相互担保协议，提交双方集团公司董事会作出书面决议批准后，签署相互担保协议书。

　　（二）已签订相互担保协议的省属企业之间，其中一方有担保需要，经本企业集团公司董事会书面决议批准后，在相互担保协议规定的担保额度内，可以向对方集团公司提交要求担保的申请并附相关材料。提出申请的企业为被担保方，提供担保的企业为担保方。

　　（三）担保方按照被担保方提出的申请，进行审核，并提交本企业集团公司董事会书面决议批准。担保方可以由集团公司提供担保，也可以由集团公司指定其全资或控股子公司提供担保。

　　第九条 省属企业之间的相互担保协议应包括（但不限于）以下内容：

　　（一）相互担保双方企业名称及法定代表人；

　　（二）双方相互担保的最高限额；

　　（三）担保的范围、期限；

　　（四）担保的方式；

　　（五）担保融资资金的主要用途；

　　（六）双方认为需要约定的其他事项。

　　第十条 提交担保申请时，被担保方应向担保方提供以下资料：

　　（一）担保申请书；

　　（二）被担保方的营业执照、公司章程、基本情况；

　　（三）被担保方董事会和其集团公司董事会同意有关融资项目和请求担保的有关决议；

　　（四）被担保方近两年经审计的年度财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注）；

　　（五）被担保方融资项目的可行性研究报告及有关批文；

　　（六）被担保方融资项目的还款计划、方式及资金来源；

　　（七）其他担保方认为有必要提供的资料。

　　第十一条 省属企业各级职能部门及相关负责人应按照逐级管理的原则，加强担保管理，建立健全规范担保行为的各项制度。

　　（一）建立担保业务台账，定期对担保业务进行分类整理归档和统计分析。

　　（二）建立跟踪和监控制度。对已实施的担保应进行动态监控、评估，密切关注被担保企业的重大经营事项，定期向集团公司报送担保情况汇总表。发现问题，及时向集团公司报告并处理。

　　（三）建立备案制度。省属企业之间的相互担保项目，由相互担保双方集团公司自董事会做出决议起10个工作日内，将有关材料报省国资委备案，包括相互担保协议、双方董事会决议等；年度终了，省属企业集团公司职能部门应汇总本年度省属企业相互担保事项（包括被担保人、担保项目、担保金额、担保期限、或有风险等情况）和因担保事项承担责任而发生诉讼或其他损失的情况，作为年度财务报告的附件，向省国资委提交书面报告。

　　第十二条 被担保人应加强自身经营管理，保证债务及时偿付。有下列情形之一的，对被担保企业主要负责人和其他直接责任人员，视情节轻重按有关规定追究责任：

　　（一）未按规定程序报批、备案或报告的；

　　（二）向担保人提供虚假资料或故意隐瞒有关信息，造成担保损失的；

　　（三）被担保人经营过程中出现经营困难，可能出现债务不能按期支付，担保人可能承担实际担保责任时，被担保人未采取及时有效措施，造成担保损失的。

　　第十三条 国家法律、法规、政策和省属企业《章程》对企业担保有特殊规定的，从其规定。

　　第十四条 本办法自发布之日起试行一年，由省国资委负责解释。